Powód zaskarżył wyrok apelacją w części obejmującej całość rozstrzygnięcia o powództwie głównym, zawartego w pkt. I wyroku i wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku przez uwzględnienie powództwa w całości, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Warszawie oraz o zasądzenie kosztów postępowania.
Zaskarżonemu wyrokowi powód zarzucił:
3.1 Naruszenie przepisów postępowania przez ich nieprawidłową wykładnię, które miało zasadniczy wpływ na treść rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie, a w szczególności:
(a) naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. przez niewskazanie w uzasadnieniu podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, obejmującej ustalenie przyczyn, dla których Sąd odmówił wiarygodności przedstawionym wraz z pozwem wynikom badań znajomości znaków towarowych powoda;
(b) naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. przez niewskazanie w uzasadnieniu podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, obejmującej wyjaśnienie, dlaczego zebrany materiał, zdaniem Sądu, nie jest wystarczający do stwierdzenia, czy istnieje ryzyko utraty przez znaki towarowe powoda zdolności odróżniającej w przyszłości;
(c) art. 233 § 1 k.p.c. przez zaniechanie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego, a w szczególności przez nieuwzględnienie własnych ustaleń dotyczących wysokiej zdolności odróżniającej znaków towarowych powoda oraz ich doskonałej rozpoznawalność wśród klientów przy ustalaniu, jakie znaczenie ma charakterystyczny kształt choinki zawarty zarówno w tych znakach, jak i w konfrontowanym produkcie A.;
(d) naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. przez zaniechanie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego, a w szczególności przez pominięcie ustaleń zawartych w przywołanych w pozwie wyrokach innych sądów lub organów administracji, bez analizy ich wiarygodności i mocy dowodowej, a jedynie w oparciu o twierdzenie o braku związania tymi ustaleniami;
(e) naruszenie art. 231 k.p.c. przez zaniechanie jego zastosowania, w sytuacji, w której możliwe było uznanie za ustalone faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy (tj. w szczególności uznania za ustaloną silnej dystynktywności i dominującej natury kształtu choinki w konfrontowanym produkcie pozwanej oraz renomy znaków towarowych powoda w oparciu o inne, ustalone i przyjęte przez sam sąd fakty (w obu przypadkach, w oparciu o wysoką zdolność odróżniającą i doskonałą rozpoznawalność wśród klientów znaków powoda składających się tylko z kształtu choinki.
3.2 Naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:
(a) art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego przez jego nieprawidłową wykładnię polegającą na nieprawidłowym doborze przesłanek oceny identyczności i podobieństwa między znakami towarowymi powoda, a konfrontowanym produktem pozwanej, a w szczególności na uwzględnieniu w ocenie podobieństwa znaków towarowych elementów, które (powinny być wyłączone z takiego porównania (kolor, faktura);
(b) art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia przez jego nieprawidłową wykładnię polegającą na nieprawidłowym doborze i ocenie przesłanek oceny identyczności i podobieństwa między znakami towarowymi (…) a konfrontowanym produktem A., a w szczególności na wadliwej normatywnej ocenie siły dystynktywnej niemal prostokątnego obrysu towaru oraz oznaczeń słownych na towarach A. w ich porównaniu z dominującym elementem graficznym, tj. kształtem choinki;
(c) art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia przez jego nieprawidłową wykładnię polegającą na przyjęciu, że kształt choinki, w zasadzie identyczny w znakach towarowych powoda oraz w konfrontowanym produkcie pozwanej, świadczy jedynie o podobieństwie koncepcyjnym, a nie wykazuje podobieństwa wizualnego;
(d) art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia przez jego nieprawidłową wykładnię polegającą na przyjęciu, że możliwość zakazania innym podmiotom korzystania z oznaczeń identycznych/podobnych, wynikająca z rejestracji kształtu będącego Wspólnotowym Znakiem Towarowym, zależy od czynników takich jak okoliczność, czy chroniony kształt został narysowany, namalowany czy wycięty;
(e) art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia przez jego nieprawidłową wykładnię polegającą na przyjęciu, że monopol uprawnionego z rejestracji Wspólnotowego Znaku Towarowego stanowiącego kształt, obejmuje wyłącznie towary, których kształt jest koncepcyjnie lub wizualnie identyczny, a które nie mają innych cech odróżniających;
(f) art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia przez jego nieprawidłową wykładnię polegającą na wadliwej ocenie przesłanki ryzyka wprowadzenia w błąd co do pochodzenia produktu A.;
(g) art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia przez jego nieprawidłową wykładnię polegającą na przyjęciu, że znak renomowany jest szczególnie chroniony jedynie przed naruszeniami polegającymi wyłącznie na korzystaniu z identycznych lub podobnych oznaczeń dla towarów, które nie są podobne, co wyklucza stosowanie tego przepisu do naruszeń renomy obejmującej znaki umieszczane na produktach wykazujących jakiekolwiek podobieństwo;
(h) art. 3 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako „u.z.n.k.”) przez ich wadliwą wykładnię, a w konsekwencji zaniechanie ich zastosowania w sytuacji, w której były po temu podstawy, tj. w szczególności przez uznanie, że:
(i) działania stanowiące naruszenie praw wyłącznych pochodzących z rejestracji nie mogą wprost stanowić naruszenia zasad uczciwej konkurencji – bez konieczności wykazywania odrębnego „interesu”;
(ii) roszczenia oparte o u.z.n.k. powinny wynikać z porównania między towarami stron, natomiast nie jest możliwie opieranie tych roszczeń na negatywnych skutkach bezpośredniego podobieństwa między znakiem towarowym (w formie, w której został zarejestrowany) a naruszycielskim produktem;
( (…)) dla roszczeń opartych o u.z.n.k. konieczne było wykazanie, że działania A. w sposób bezpośredni naruszają interesy gospodarcze (…) oraz, że Powód nie ma w Polsce interesów, które podlegałyby ochronie przez przepisy u.z.n.k., skoro sam nie prowadzi tu działalność dystrybucyjnej.
Pozwana z powództwa głównego wniosła o oddalenie apelacji w całości i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.
Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:
Apelacja powoda zasługuje na częściowe uwzględnienie.
Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw do uwzględnia roszczeń powoda zarówno na gruncie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zwanego dalej „rozporządzeniem 207/2009”, jak i na gruncie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwanej dalej „u.z.n.k.”.
Powód w swej apelacji kwestionuje dokonaną przez Sąd Okręgowy ocenę roszczeń powoda w świetle obydwu wyżej wskazanych aktów prawnych.
W tej sytuacji, w pierwszej kolejności ocenie poddane zostaną te z zarzutów apelacji, które odnoszą się do oceny roszczeń powoda na gruncie rozporządzenia 207/2009.
Powód w swej apelacji podniósł zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia. W ocenie Sądu Apelacyjnego słusznie Sąd Okręgowy uznał, że o ile można mówić o identyczności towarów, to jednak nie można mówić o identyczności oznaczenia odświeżaczy powietrza stosowanego przez pozwaną ze znakami towarowymi, których ochrony powód dochodzi w niniejszej sprawie, nawet jeśli porównanie oznaczeń pozwanej ze znakami powoda, będzie koncentrować się, jak tego oczekuje powód, na głównym elemencie graficznym, jakim jest znak choinki. Obrys choinki, stanowiący jeden z elementów oznaczenia stasowanego przez pozwaną, nie jest identyczny z kształtem choinki stanowiącym znaki towarowe powoda. O ile można mówić o bardzo dużym podobieństwie koncepcyjnym, o tyle różnice chociażby w podstawie choinki, wykluczają możliwość przyjęcia identyczności oznaczeń stosowanych przez pozwaną ze znakami towarowymi powoda. Graficzne odwzorowanie choinki stosowane przez pozwaną, wbrew twierdzeniom powoda, nie jest identyczne ze znakami towarowym powoda. W tym stanie rzeczy zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 207/2009 uznać należy za nietrafny.
Powód w swej apelacji zakwestionował również ocenę Sądu Okręgowego, iż nie przysługuje mu ochrona w oparciu o art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 207/2009.
Przepis ten daje uprawnionemu prawo zakazania używania w obrocie handlowym oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, przy czym prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.
W grupie zarzutów kwestionujących ocenę roszczeń powoda na gruncie w/w przepisu powód wskazał na nieprawidłowy dobór przesłanek oceny identyczności i podobieństwa między znakami towarowymi powoda, a konfrontowanym oznaczeniem produktu pozwanej, a w szczególności na błędne uwzględnienie w ocenie podobieństwa znaków towarowych elementów, które powinny być wyłączone z takiego porównania, jak kolor czy faktura. Ten zarzut uznać należy za zasadny. Powód bowiem dochodzi ochrony dwóch wspólnotowych znaków towarowych – znaku graficznego i znaku przestrzennego, odzwierciedlających kształt choinki. Słusznie wskazuje powód, iż takie elementy oznaczeń, jak kolorystyka czy faktura nie mogą być uznane za elementy odróżniające, w sytuacji, gdy ochrona znaków towarowych powoda nie została ograniczona do towarów o określonej kolorystyce czy fakturze. To kształt choinki, bardzo zbliżony do kształtu choinki, do którego prawa przysługują powodowi, jest elementem dominującym którego rozróżnienie winno mieć główne znaczenie przy ocenie podobieństwa oznaczeń,. Pozostałe elementy oznaczeń towarów stosowane przez pozwaną, nie mają istotnego znaczenia. Słusznie Sąd Okręgowy wskazał, że elementów opisowych zwykle nie można uznać za elementy odróżniające. Tak też jest w niniejszym przypadku. Jak zostało już wyżej wskazane, to kształt choinki, bardzo podobny do znaków towarowych powoda należy uznać za element dominujący oznaczeń stosowanych przez pozwaną. Oznaczenia słowne użyte przez pozwaną mają znaczenie marginalne, zwłaszcza, że oznaczenie (…)oznacza angielskojęzyczne oznaczenie samochodowego odświeżacza powietrza i w żadnej mierze nie nawiązuje ono li tylko do produktów pozwanej. Natomiast oznaczenie (…) jest oznaczeniem stosowanym również przez innych producentów, w tym przez powoda, zatem również nie ma zdolności odróżniającej. Natomiast jeśli chodzi o oznaczenie słowne „A. (…), to słusznie zauważa powód w apelacji, nie zostało wykazane, by było to oznaczenie cieszące się wysoką zdolnością odróżniającą np. z uwagi na długoletnie istnienie na rynku i długoletnie używanie tego oznaczenia w branży odświeżaczy powietrza. Ostatni z elementów oznaczania produktów pozwanej – prostokątny kształt, w którego obrysie umiejscowiony został kształt choinki, dla konsumenta dokonującego wyboru towaru, jest jedynie tłem, na którym widoczny jest kształt choinki. Duży stopień podobieństwa głównego elementu oznaczenia stosowanego przez pozwaną ze znakami towarowymi powoda, których ochrony powód dochodzi w niniejszym postępowaniu, świadczy o podobieństwie oznaczenia odświeżaczy powietrza stosowanego przez pozwaną ze znakami towarowymi powoda.
Zauważyć przy tym należy, iż oceniając powództwo wzajemne Sąd Okręgowy trafnie wskazał, że znaki towarowe, których ochrony powód dochodzi w niniejszym postępowaniu, cieszą się wysoką zdolnością odróżniającą na – cechującym się różnorodnością kształtów towarów i ich kolorystyką – rynku papierowych odświeżaczy powietrza. Co więcej, Sąd Okręgowy uznał, że są one dobrze rozpoznawalne przez klientów, nie z tego powodu, że opatrzone są znakiem słownym W. (…), lecz dlatego, że odświeżacze powietrza (…) Ltd. przybierają taki, a nie inny kształt. Towar w postaci samochodowej papierowej zawieszki zapachowej kojarzy się właśnie z choinką, a ona z pochodzeniem z przedsiębiorstwa (…) Ltd. Tym samym Sąd Okręgowy uznał, a dał temu expressis verbis wyraz w uzasadnieniu, że znaki towarowe powoda mają dużą zdolność dystynktywną.
Nie można przy tym zignorować faktu, iż oznaczenia stosowane przez pozwaną, których elementem dominującym jest kształt choinki, służą do oznaczania produktów identycznych do produktów powoda – tekturowych odświeżaczy powietrza, które swą wielkością są prawie identyczne, które sprzedawane są w identycznych warunkach. Skoro to znaki towarowe powoda mają dużą zdolność dystynktywną, użycie przez pozwaną do oznaczania swych produktów oznaczeń, których elementem dominującym jest kształt choinki, bardzo zbliżony do znaków towarowych powoda, to tym samym dochodzi do użycia przez pozwaną oznaczenia, podobnego do znaków towarowych powoda w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 207/2009.
Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż pierwsza przesłanka z art. 9 ust. 1 lit. b), tj. podobieństwo oznaczeń, została przez powoda wykazana. Identyczność produktów nie była sporna między stronami.
Dla przyznania powodowi ochrony, w oparciu o w/w przepis, koniecznym jest również przesądzenie, że zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd. Ocena ta winna być przeprowadzona z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców, czyli przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych. Sąd Okręgowy uznał, że nie zachodzi jakiekolwiek ryzyko konfuzji konsumenckiej, bowiem poza skojarzeniem, jakie wywoła użyty przez pozwaną kształt choinki, rozsądny nabywca nie uzna, że nacięcie w kształcie choinki oznacza, że zawieszki A (…) pochodzą od powoda. Z tą oceną, jak słusznie podnosi powód, w swej apelacji, nie sposób się zgodzić. Trudno bowiem zaakceptować stanowisko, iż samo zamieszczenie na produktach pozwanej oznaczenia A (…) zniwelowało moc dystynktywną znaków towarowych powoda i eliminowało tym samym ryzyko skojarzenia, jakie nasuwa użyty przez pozwaną kształt choinki, który z uwagi na znaczne podobieństwo do znaków powoda, obecnych na polskim rynku od prawie 20-tu lat, cieszących się dużą rozpoznawalnością wśród konsumentów, niewątpliwie wywoła skojarzenie z odzwierciedlającymi kształt choinki znakami towarowymi powoda, a te z kolei wskazują na pochodzenie towaru z przedsiębiorstwa powoda. Do takich wniosków Sąd Okręgowy doszedł analizując powództwo wzajemne. Stanowisku Sądu Okręgowego zabrakło zatem, jak słusznie zauważa powód, konsekwencji. W ocenie Sądu Apelacyjnego na gruncie okoliczności niniejszej sprawy istnieją podstawy do przyjęcia, iż użycie przez pozwaną do oznaczania swych produktów kształtu choinki, zgodnego co prawda ze wzorem przemysłowym, do którego prawa przysługują pozwanej, ale na tyle podobnego zarówno w aspekcie koncepcyjnym, jak i wizualnym do znaków towarowych powoda, niesie za sobą ryzyko konfuzji w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 207/2009.
Reasumując uznać należy, iż skoro stosowane przez pozwaną oznaczenie produktów identycznych do tych, dla których zarejestrowane zostały znaki towarowe powoda, którego elementem dominującym jest kształt choinki bardzo podobny do znaków towarowych powoda i zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, obejmujące również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakami towarowymi powoda, to powód w oparciu o art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 207/2009 może domagać się zakazania używania przez pozwaną oznaczenia obejmującego element choinki, będący elementem wzoru przemysłowego, zarejestrowanego przez pozwaną pod nr (…).
Kolejne zarzuty podniesione w apelacji powoda, zmierzają do zakwestionowania stanowiska Sądu Okręgowego, iż znaków towarowych, których ochrony powód dochodzi w niniejszym postępowaniu, nie można uznać za znaki renomowane w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 207/2009.
Również w tym zakresie, zarzutom powoda nie można odmówić racji.
Sąd Okręgowy przyjął, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z identycznymi towarami, tymczasem – odmiennie niż art. 296 ust. 1 pkt 3 p.w.p. – w świetle art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 207/2009 uprawniony z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego może żądać zakazania używania oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku wyłącznie w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak cieszący się renomą w Unii Europejskiej. Skoro pozwana stosuje sporne oznaczenia w odniesieniu do towarów identycznych do tych, dla których zarejestrowane zostały wspólnotowe znaki towarowe powoda, to zastosowanie w/w przepisu w ogóle nie wchodzi w grę. Z tego powodu Sąd Okręgowy uznał, że poszukiwanie ochrony na podstawie art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 207/2009 nie zasługuje na uwzględnienie.
Zdaniem Sądu Apelacyjnego rację należy przyznać tym zarzutom apelacji, które kwestionują trafność tego stanowiska Sądu Okręgowego. Słusznie bowiem wskazuje powód, iż brak było podstaw do odmowy ochrony znaków towarowych powoda na podstawie art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 207/2009 z wyżej wskazanej przyczyny. Jak bowiem wyjaśnił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z dnia 6 października 2009 r. wydanym w sprawie C-301/07, przywoływanym zresztą przez Sąd Okręgowy, artykuł 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego chroni wspólnotowy znak towarowy w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano ten wspólnotowy znak towarowy. Pomimo jednakże jego brzmienia oraz zważywszy na ogólną systematykę i cele systemu, w jaki wpisuje się art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia, ochrona mających renomę wspólnotowych znaków towarowych nie może być mniejsza w przypadku używania oznaczenia dla towarów lub usług identycznych lub podobnych, aniżeli w przypadku używania oznaczenia dla towarów lub usług niepodobnych. Należy więc przyznać, iż art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia chroni mający renomę wspólnotowy znak towarowy również w odniesieniu do towarów lub usług, podobnych do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy. Artykuł 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, iż aby wspólnotowy znak towarowy mógł korzystać z ochrony przewidzianej w tym przepisie, musi być znany znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych towarami lub usługami, których on dotyczy, na istotnej części obszaru Wspólnoty, oraz że w świetle okoliczności danego przypadku obszar przedmiotowego państwa członkowskiego można uznać za stanowiący istotną część obszaru Wspólnoty. Co prawda stanowisko (…) dotyczy wykładni artykuł 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 , ale skoro art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 207/2009 ma identyczną treść (rozporządzenie 207/2009 obejmuje ujednoliconą wersję tekstu), uznać należy, iż znajduje ono pełne odniesienie na gruncie aktualnie obowiązującego rozporządzenia.
Zgodzić się więc należy z powodem, iż Sąd Okręgowy dokonał błędnej wykładni przepisu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 207/2009.
Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, iż zdaniem Sądu Okręgowego powodowi nie przysługuje ochrona na gruncie art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 207/2009 również z tej przyczyny, że, zdaniem Sądu Okręgowego, zaoferowany w sprawie materiał dowodowy nie uzasadnia uznania, że sporne znaki są znane znacznej części odbiorców na terytorium Unii Europejskiej. Nie przekonują o tym, zdaniem Sądu Okręgowego, ani wycinki prasowe, ani badanie opinii publicznej z marca 2008 r., a więc z daty wcześniejszej od zarzucanego pozwanej naruszenia, którego przedmiotem są różne znaki. Sąd Okręgowy uznał też, że ustaleniu renomy spornych znaków towarowych nie mogą służyć rozstrzygnięcia zapadłe w innych sprawach przez sądy krajowe lub wspólnotowe.
W ocenie Sądu Apelacyjnego w stanowisku Sądu Okręgowego zachodzi pewna sprzeczność. Z jednej strony bowiem, jak słusznie zauważa powód w swej apelacji, Sąd Okręgowy, dokonując oceny powództwa wzajemnego, stwierdził, że samochodowe odświeżacze powietrza w chronionym kształcie choinki weszły na rynek europejski pod marką W. (…) w latach 60-tych XX wieku, są chętnie kupowane, znane i popularne. Pojawiają się w licznych publikacjach, filmach i reklamach telewizyjnych. W Polsce pojawiły się w 1992 r., jako jedne z pierwszych samochodowych odświeżaczy powietrza. Są dostępne na stacjach benzynowych i sklepach wielu sieci sprzedaży detalicznej i w wyspecjalizowanych sklepachmotoryzacyjnych. Sąd Okręgowy uznał również za wykazany fakt podejmowania przez powoda działań promocyjno-marketingowych, zmierzających do utrzymania pozycji rynkowej i umacniania poziomu znajomości znaków towarowych wśród konsumentów. Co istotne, Sąd Okręgowy uznał też, że to znaki przedstawiające charakterystyczny kształt choinki mają wysoką zdolność odróżniającą i są dobrze rozpoznawalne wśród klientów, a nie znak słowny W. (…). Pomimo tego, Sąd Okręgowy uznał, że znaki towarowe powoda nie mogą być uznane za renomowane.
Tym niemniej, jak słusznie wskazał powód w swej apelacji, Sąd Okręgowy uznając, że powód nie przedstawił dowodów świadczących o tym, że znaki towarowe, których ochrony dochodzi w niniejszym postępowaniu, są znakami renomowanymi, zaniechał szerszego odniesienia się do wyników badań PENTOR. Sąd Okręgowy wskazał, że badania opinii publicznej pochodzą z marca 2008 r., a więc z daty wcześniejszej od daty zarzucanego pozwanej naruszenia, poza tym przedmiotem badania były różne znaki, zatem nie mogą być podstawą do oceny renomy znaków powoda. To stwierdzenie świadczy o tym, że niezasadny jest zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c., bowiem Sąd Okręgowy w istocie wyjaśnił, dlaczego nie przyjął przedstawionych przez powoda badań za podstawę czynionych w sprawie ustaleń, tym niemniej, argumentacja Sądu Okręgowego, nie jest słuszna. Otóż, zauważyć należy, iż nawet jeśli przedstawione przez powoda wyniki badań przeprowadzonych przez PENTOR, pochodzą z wcześniejszej daty niż zarzucane pozwanej naruszenie, to w oparciu o art. 231 k.p.c. należałoby przyjąć, iż jeśli badania te wskazywały na renomę znaków powoda jeszcze przed okresem, kiedy to pozwana zaczęła stosować sporne oznaczenia, to sam fakt dokonanych przez pozwaną naruszeń w dacie późniejszej, tej renomy nie unicestwił. Zdaniem Sądu Apelacyjnego zachodzą podstawy do uzupełnienia poczynionych przez Sąd Okręgowy ustaleń faktycznych o wyniki z badań opinii publicznej przeprowadzonych w 2008 r. przez PENTOR. Z badań tych wynika, iż W. (…) to najbardziej znana marka odświeżaczy powietrza do samochodu, produkty tej marki kupuje największa liczba osób używających odświeżaczy powietrza do samochodów, W. (…) ma grupę lojalnych klientów, którzy wybierają tę markę od kilku lat, największym konkurentem dla marki W. (…) jest A.-P., ale obie marki są wybierane przez tę samą liczbę osób. Co prawda w wynikach badań mowa jest o marce W. (…), ale jak wynika z oświadczenia PENTOR (k. 583) w ramach badania, osobom uczestniczącym w badaniu były pokazywane zdjęcia produktów powoda oznaczonych co prawda znakiem W. (…), ale mających kształt choinki, zgodny ze znakami towarowymi, których ochrony powód dochodzi w niniejszym postępowaniu. Zgodzić się natomiast należy z Sądem Okręgowym, iż to nie znak słowny W. (…), lecz kształt choinki, ma największą zdolność odróżniającą. W tym stanie rzeczy uznać należy, iż wbrew stanowisku Sądu Okręgowego, wyniki badań PENTOR, pomimo tego, że dotyczyły nie tylko znaków odzwierciedlających kształt choinki, ale i również znaku towarowego(…), mogą być brane pod uwagę przy ocenie znajomości znaków towarowych powoda, których ochrony powód dochodzi w niniejszym postępowaniu.
Przechodząc zatem do oceny czy wspólnotowe znaki towarowe powoda – graficzny i przestrzenny, są znakami renomowanymi, wskazać należy, iż z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że następujące kryteria winny być decydujące dla oceny czy znak jest renomowany:
– udział w rynku,
– intensywność, zasięg geograficzny i okres używania,
– wielkość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z promocją.
Jeśli chodzi o pierwsze z wyżej wskazanych kryteriów, to w ocenie Sądu Apelacyjnego, brak jest szczegółowych danych w tym zakresie, ale biorąc pod uwagę wyniki badania przeprowadzonego przez PENTOR, uznać należy, że powód ma znaczny udział w rynku, skoro ponad jedna trzecia użytkowników odświeżaczy samochodowych, kupuje produkty powoda noszące charakterystyczny kształt choinki.
Jeśli chodzi o intensywność, zasięg geograficzny i okres używania, to w ocenie Sądu Apelacyjnego również te kryteria przemawiają za uznaniem znaków towarowych powoda za znaki renomowane. Odświeżacze powietrza w charakterystycznym kształcie choinki, jak ustalił Sąd Okręgowy, pojawiły się bowiem na rynku europejskim już w latach 60-tych XX wieku, a w Polsce w 1992 r. i były jednymi pierwszych tego typu produktów na rynku. Okoliczność ta ma bardzo istotne znaczenie dla rozpoznawalności znaków powoda wśród konsumentów, tak jak i dwudziestoletni okres obecności na polskim rynku. Zaistnienie tych okoliczności dostrzegł Sąd Okręgowy, stwierdzając, że wieloletnia obecność na rynku, podejmowane na szeroką skalę działania promocyjno-marketingowe, sprawiły, że towar w postaci papierowej zawieszki kojarzy się właśnie z choinką, a ona z pochodzeniem z przedsiębiorstwa powoda. Z tą oceną w pełni zgadza się również Sąd Apelacyjny. O tym, że znaki powoda są znane znacznej części kręgu polskich odbiorców świadczą wyniki badania PENTOR. Z badań tych wynika, że w 2008 r. 90 % posiadaczy samochodów znało chronione produkty występujące zawsze w charakterystycznym kształcie choinki, 1/3 kupuje je, a ci co kupują, kupują je od ponad 5 lat – 37 %, zaś 26 % od 2-5 lat. O tym, że znaki te są znane znacznej części kręgu polskich odbiorców świadczą także zeznania świadków wskazanych przez pozwaną. Zauważyć bowiem należy, iż świadek P. K. zeznał, że zna odświeżacze w kształcie choinki. Również świadek T. S. jednoznacznie wskazał, że kształt drzewka choinkowego, jest wyłącznym kształtem odświeżaczy(…)
Również trzecie kryterium przemawia za uznaniem znaków powoda za znaki renomowane, gdyż okolicznością niezaprzeczoną przez pozwaną jest to, że, jak wskazał powód, coroczny budżet na reklamę produktów powoda – samochodowych odświeżaczy powietrza w charakterystycznym kształcie choinki, przekracza 1 mln zł.
Reasumując, wszystkie wyżej wskazane okoliczności świadczą o tym, że udział produktów powoda o charakterystycznym kształcie choinki na rynku polskim jest nie tylko znaczny, ale i wieloletni, powód podejmuje na szeroką skalę działania promocyjno-marketingowe, w konsekwencji, znaki towarowe powoda są rozpoznawalne wśród konsumentów i towar w postaci papierowej zawieszki kojarzy się właśnie z choinką, a ona z pochodzeniem z przedsiębiorstwa powoda.
