Sygn. akt I ACa 439/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 30 października 2012 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia SA– Beata Kozłowska /spr./ Sędzia SA– Zbigniew Stefan Cendrowski Sędzia SO del.– Joanna Zaporowska Protokolant– apl. sędz. Adam Jaworski po rozpoznaniu w dniu 30 października 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (…) Ltd. z siedzibą w Z. (Szwajcaria) przeciwko I. F. o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i z powództwa wzajemnego I. F. przeciwko (…) Ltd. z siedzibą w Z. (Szwajcaria)o unieważnienie wspólnotowych znaków towarowych na skutek apelacji powoda z powództwa głównego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 lutego 2012 r. sygn. akt XXII GWzt 22/11 I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I (pierwszym) w części dotyczącej rozstrzygnięcia w przedmiocie powództwa głównego: a) w punkcie 1 (pierwszym) w ten tylko sposób, że zakazuje pozwanej I. F. działań stanowiących naruszenie praw powoda z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych o nr C. (…) i(…), polegających na:
– używaniu w obrocie handlowym do oznaczania oferowanych i wprowadzanych do obrotu odświeżaczy powietrza, w tym w ramach importu i eksportu, oznaczeń zawierających element graficzny choinki, stanowiący jeden z elementów wzoru przemysłowego zarejestrowanego pod nr (…), do którego prawa przysługują pozwanej,
– używaniu w obrocie handlowym na opakowaniach odświeżaczy powietrza oznaczeń zawierających element graficzny choinki, stanowiący jeden z elementów wzoru przemysłowego zarejestrowanego pod nr(…), do którego prawa przysługują pozwanej,
– nadawaniu odświeżaczom powietrza kształtu choinki stanowiącego jeden z elementów wzoru przemysłowego zarejestrowanego pod nr (…), do którego prawa przysługują pozwanej,
– składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu odświeżaczy powietrza oznaczonych oznaczeniami zawierającymi element graficzny choinki, stanowiący jeden z elementów wzoru przemysłowego zarejestrowanego pod nr (…), do którego prawa przysługują pozwanej,
– umieszczaniu na dokumentach związanych z wprowadzaniem do obrotu odświeżaczy powietrza oznaczeń zawierających element graficzny choinki, stanowiący jeden z elementów wzoru przemysłowego zarejestrowanego pod nr (…), do którego prawa przysługują pozwanej,
– posługiwaniu się oznaczeniami zawierającymi element graficzny choinki, stanowiący jeden z elementów wzoru przemysłowego zarejestrowanego pod nr (…), do którego prawa przysługują pozwanej, w celu reklamy lub informacji handlowej o odświeżaczach powietrza, w szczególności z wykorzystaniem stronyinternetowej(…)
b) w punkcie 4 (czwartym) w ten sposób, że zasądza od pozwanej I. F. na rzecz powoda (…) Ltd. z siedzibą w Z. (Szwajcaria) kwotę (…) (dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery) złote tytułem zwrotu kosztów procesu;
II. oddala apelację w pozostałym zakresie;
III. zasądza od pozwanej I. F. na rzecz powoda (…) Ltd. z siedzibą w Z. (Szwajcaria) kwotę (…) (dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.
Sygn. akt I ACa 439/12
Uzasadnienie:
Powód (…) Ltd. z siedzibą w Z. pozwem wniesionym dnia 30 sierpnia 2011 r. wniósł o:
1. zakazanie I. F., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (…) w G., działań stanowiących naruszenie jej praw z rejestracji znaków towarowych nr C. (…) i (…), polegających na używaniu w obrocie handlowym tych znaków lub oznaczeń do nich podobnych, w szczególności oznaczeń o chronionym kształcie choinki, w tym zawierających element graficzny: , w szczególności obejmujących:
a. umieszczanie znaków towarowych lub oznaczeń do nich podobnych, o wskazanym kształcie choinki lub podobnym, na towarach objętych prawem z rejestracji znaków towarowych nr C. (…) i(…), w szczególności na odświeżaczach powietrza, a także ich opakowaniach;
b. nadawanie jakimkolwiek towarom objętym prawem z rejestracji znaków towarowych nr C. (…)i (…), w szczególności odświeżaczom powietrza, cech zewnętrznych (kształtu) odpowiadających znakom towarowym lub oznaczeniom podobnym, o określonych wyżej cechach wizualnych lub graficznych, tj. wskazanego kształtu choinki lub podobnego;
c. oferowanie i wprowadzanie do obrotu jakichkolwiek towarów pod znakami towarowymi lub oznaczeniami do nich podobnymi, o określonych wyżej cechach wizualnych lub graficznych, tj. o wskazanym kształcie choinki lub podobnym;
d. import lub eksport oraz składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu jakichkolwiek towarów oznaczonych znakami towarowymi lub oznaczeniami do nich podobnymi, o określonych wyżej cechach wizualnych lub graficznych, tj. o wskazanym kształcie choinki lub podobnym, lub towarów o cechach zewnętrznych (kształcie) odpowiadających znakom towarowym lub do nich podobnym, o określonych cechach wizualnych lub graficznych;
e. oferowanie lub świadczenie usług pod znakami towarowymi lub oznaczeniami podobnymi do znaków towarowych o określonych wyżej cechach wizualnych lub graficznych, tj. o wskazanym kształcie choinki lub podobnym;
f. umieszczanie znaków towarowych lub oznaczeń do nich podobnych, o określonych wyżej cechach wizualnych lub graficznych, tj. o wskazanym kształcie choinki lub podobnym na dokumentach związanych z wprowadzaniem jakichkolwiek towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
g. posługiwanie się znakami towarowymi lub oznaczeniami do nich podobnymi, o określonych wyżej cechach wizualnych lub graficznych, tj. o wskazanym kształcie choinki lub podobnym, w celu reklamy lub informacji handlowej, w szczególności z wykorzystaniem strony internetowej(…)
2. zakazanie pozwanej czynów nieuczciwej konkurencji, obejmujących działania opisane w pkt. 1;
3. zobowiązanie pozwanej do wydania powodowi korzyści uzyskanych bezpodstawnie w wyniku używania w obrocie handlowym znaków towarowych lub oznaczeń do nich podobnych, w szczególności oznaczeń o chronionym kształcie choinki;
4. zasądzenie na jego rzecz od pozwanej zwrotu kosztów postępowania.
1. W piśmie procesowym z 2 listopada 2011 r. powód sprecyzował żądanie z pkt 2 oparte na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wnosząc o orzeczenie wobec pozwanej zakazu tych samych działań, jakich zakazu domaga się w pkt 1 pozwu.
Po złożeniu przez pozwaną główną żądanych informacji i dokumentów (…) Ltd. sprecyzował roszczenie pieniężne z pkt 3., żądając zasądzenia na jego rzecz od I. F. kwoty 24 904,59 zł.
W uzasadnieniu swych żądań powód wskazał, że w 1952 r., w Stanach Zjednoczonych, J. S. wynalazł papierowe odświeżacze powietrza i stworzył dla nich projekt w charakterystycznym kształcie choinki, do których przysługiwały mu wszystkie prawa własności intelektualnej. Założył także (…), produkującą odświeżacze, na rynek amerykański, gdzie znane są pod marką L. T. . W Europie są one sprzedawane od lat 60-tych XX wieku pod marką W. (…) . W latach 70-tych stały się najchętniej kupowanymi samochodowymi odświeżaczami powietrza na świecie. Z biegiem czasu stały się marką kultową, ikoną współczesnej kultury, pojawiając się w licznych publikacjach, filmach, czy reklamach telewizyjnych. (…) Ltd., działająca poprzez licencjobiorców, jest obecnie światowym liderem w branży produkcji i dystrybucji samochodowych odświeżaczy powietrza. Jego produkty są doskonale znane konsumentom, którzy cenią je za ich wydajność, estetykę wykonania oraz szeroką paletę zapachów. W Polsce są dostępne od 1992 r., m.in. na stacjach paliwowych, w większości sieci handlowych, a także w wyspecjalizowanych sklepachmotoryzacyjnych. Ich wyłącznym dystrybutorem jest obecnie (…) spółka z o.o.
Powód powołał się na służące mu prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, chronionych dla towarów w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej – odświeżaczy powietrza, graficznego nr C. (…) i przestrzennego nr (…), którymi opatruje on swoje produkty, nieprzerwanie, od wielu lat podejmując działania promocyjno-reklamowe zmierzające do utrzymywania czołowej pozycji rynkowej produktów i umacniania wysokiego poziomu znajomości znaków towarowych wśród konsumentów. W ich efekcie, znaki te są doskonale znane i rozpoznawane. Ich renoma została potwierdzona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku i decyzją Urzędu Patentowego RP.
(…) Ltd. zarzucił pozwanej naruszenie jego praw wyłącznych i dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji. Wyjaśnił, że w ramach, prowadzonej pod nazwą (…) , działalności gospodarczej, I. F.produkuje i oferuje do sprzedaży, za pośrednictwem sklepu internetowego (…) oraz sklepów na terenie całej Polski, samochodowe zawieszki zapachoweC. , charakteryzujące się dominującym elementem graficznym w kształcie choinki. Są one wytwarzane według wzoru przemysłowego zarejestrowanego pod nr (…), którego unieważnienia zażądał powód. Strony nie są ze sobą w żaden sposób powiązane, a pozwana nie dysponuje licencją (…) Ltd. na używanie jej znaków towarowych.
Pozwana I. F. zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu.
Zaprzeczyła naruszaniu praw wyłącznych (…) Ltd., przekonując o braku konfuzyjnego podobieństwa produkowanego przez nią odświeżacza powietrza i wspólnotowych znaków towarowych nr C. (…) i (…). Chronione kształty nie pełnią roli znaków towarowych, będąc w istocie samym towarem. Powód dąży do zmonopolizowania popularnego kształtu choinki dla jego własnego produktu, nadużywając swojej pozycji. Jego faktycznym celem jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku i wyeliminowanie konkurencji.
Pozwana wskazała, że jej produkty są opatrywane znakiem towarowym A (…) , chronionym na rzecz I. F.(nr R- (…)). Zarzuciła ponadto, iż powód nie udowodnił renomy swych znaków, ani istnienia ryzyka konfuzji konsumenckiej. Pozwana zakwestionowała zasadność stawianego jej zarzutu nieuczciwej konkurencji. Powołała się na przysługujące jej prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nr (…).
W pozwie wzajemnym I. F. wniosła o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego nr C. (…) oraz chronionego w Unii Europejskiej znaku towarowego nr (…), zarzucając naruszenie przepisów art. 4 i art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.
W uzasadnieniu tego żądania wskazała, że sporne znaki stanowią, w jej ocenie, odzwierciedlenie identycznego kształtu towaru – zawieszki zapachowej. Nie pełnią funkcji znaku towarowego, będąc produktem jako takim. Są pozbawione zarówno pierwotnej, jak i wtórnej zdolności odróżniającej, co uprawniona przyznała w formularzu zgłoszeniowym. Dodatkowe, przyciągające wzrok cechy, jak znak słowny W. (…) , kolorystyka, rysunki, ornamenty, rzutują na wygląd produktu, zmniejszając a nawet niwelując wpływ na odbiorcę samego kształtu, który jest typowy dla branży odświeżaczy powietrza, w której mówi się nawet o samochodowych choinkach zapachowych, jako o rodzaju produktu. Kształt ten wynika z charakteru samych towarów, ich natury, nawiązując do naśladowanego zapachu, przez skojarzenie z lasem (sosną). Jest on ponadto niezbędny do uzyskania efektu technicznego. Kształt drzewka pozwala na kontrolę tempa ulatniania się zapachu, przez powolne zsuwanie folii, w którą odświeżacz jest zapakowany. Przekonuje o tym opis zawarty w amerykańskim dokumencie patentowym nr(…). Powódka nie może wykorzystywać prawa do znaków towarowych dla, nieograniczonego w czasie, przedłużania praw dotyczących rozwiązań technicznych. Sporny kształt zwiększa ponadto wartość estetyczną towaru.
W odpowiedzi na pozew wzajemny (…) Ltd. zażądał oddalenia powództwa wzajemnego i zwrotu kosztów procesu.
Wyrokiem z dnia 6 lutego 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych:
I. w zakresie powództwa głównego:
oddalił powództwo, opłatę ostateczną ustalił na kwotę 1 246 zł i uznał za pobraną od powoda do kwoty 500 złotych, nakazał pobranie od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 746 zł tytułem brakującej części opłaty ostatecznej oraz zasądził od (…) Ltd. z siedzibą w Z. na rzecz I. F. kwotę 3 257 zł, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
II. w zakresie powództwa wzajemnego:
oddalił powództwo i zasądził od I. F. na rzecz (…) Ltd. z siedzibą w Z. kwotę 2 520 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
Swe rozstrzygnięcie Sąd Okręgowy oparł na następujących ustaleniach faktycznych i następujących ocenach prawnych:
W 1952 r. w Stanach Zjednoczonych J. S. wynalazł papierowe odświeżacze powietrza w kształcie choinki.(…), produkującą na rynek amerykański samochodowe odświeżacze powietrza o charakterystycznym kształcie choinki, znane w Stanach Zjednoczonych pod marką L. T. . Samochodowe odświeżacze powietrza w chronionym kształcie weszły na rynek europejski pod marką W. (…) w latach 60-tych XX wieku. Są chętnie kupowane, znane i popularne. Pojawiają się w licznych publikacjach, filmach i reklamach telewizyjnych. W Polsce pojawiły się w 1992 r., jako jedne z pierwszych samochodowych odświeżaczy powietrza. Są dostępne na stacjach benzynowych, m.in. w sieci(…), S., (…), L., L. i S., w (…) handlowych (…), (…) and C., (…) T., L.-M., N., K. (…) (…), (…)a także w wyspecjalizowanych sklepachmotoryzacyjnych, m.in. N. i F. V.. Wyłącznym ich dystrybutorem na rynku polskim jest obecnie (…) spółka z o.o. w S.. W ocenie powódki głównej, są dobrze znane polskim konsumentom, którzy cenią je za ich wydajność, estetykę wykonania oraz szeroką paletę zapachów.
(…) Ltd. Z siedzibą w Z. służą m.in. prawa do:
– graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr (…) w dniu 1 XII 1998 r., o czym opublikowano 1 III 1999 r., chronionego do 1 IV 2016 r., dla towarów w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej – odświeżacze powietrza.
– międzynarodowego przestrzennego znaku towarowego obejmującego ochroną Unię Europejską, a zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr (…) w dniu 11 V 2005 r., o czym opublikowano 25 VII 2005 r., chronionego do 25 II 2013 r., dla towarów w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej – odświeżacze powietrza.
Powód używa swych znaków, które są zawarte w oferowanych przez niego papierowych samochodowych odświeżaczach powietrza:
Od wielu lat podejmuje działania promocyjno-marketingowe zmierzające do utrzymywania pozycji rynkowej i umacniania poziomu znajomości znaków towarowych wśród konsumentów. Sporne znaki towarowe nie są znakami renomowanymi. (brak dowodu przeciwnego).
W ramach działalności gospodarczej prowadzonej pod nazwą A. I. F. pozwana produkuje i oferuje, m.in. za pośrednictwem strony internetowej pod adresem (…), akcesoria samochodowe, w tym także samochodowe odświeżacze powietrza . Zawieszki zapachowe pozwanej mają kształt zbliżony do prostokąta, w którym wycięta została choinka i opatrzone są słownymi znakami towarowymi A (…), C. i(…) . Są wytwarzane według wzoru przemysłowego, zgłoszonego 17 VII 2009 r., zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr (…), który został zakwestionowany przez powoda, jako niespełniający ustawowych przesłanek uzyskania prawa z rejestracji, (…) Ltd. złożył wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji.
Pozwana nie jest w żaden sposób powiązana z powodem, który nigdy nie udzielił jej licencji na używanie w obrocie jej znaków towarowych.
